Protection des patronymes – OMAR SY/OMARSYS

Auteur : Laurent LÉOPOLD-METZGER

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Dans une affaire récente, la Division d’Opposition de l’EUIPO a jugé d’un cas opposant les marques OMAR SY et OMARSYS (Décision B 2 911 306 du 30 juillet 2020).

A l’appui de sa demande, OMAR SY, titulaire de la marque française éponyme, a invoqué l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8(1)(b) RMUE et une atteinte à son nom patronymique au travers de l’article 8(4) RMUE. Si le deuxième motif a été écarté par la Division d’Opposition rappelant que le nom d’une personne fait partie des motifs qui, comme la mauvaise foi, ne peuvent être invoqués que dans le cadre d’une procédure d’annulation, elle a en revanche donné raison à l’acteur à succès et a, en partie, rejeté la demande de marque OMARSYS déposée par une société maltaise.

Cette affaire est intéressante en ce qu’elle invite d’abord à s’interroger sur la pertinence de protéger les patronymes connus à titre de marque, car la marque française OMAR SY est enregistrée pour une grande variété de produits et services en classe 9, 25, 38 et 41. Néanmoins, la marque se trouvant toujours dans la période de grâce au moment du dépôt du signe contesté, elle s’avérait être aussi intouchable que son propriétaire, et il n’était donc pas question de s’interroger sur l’étendue réelle de son exploitation.

S’il est juste de rappeler que la Division d’Opposition a présenté un argumentaire cohérent, qui plus est en lien avec une pratique bien établie (voir en ce sens, la décision R 2520/2018-4, MILEY CYRUS / CYRUS du 02/04/2020 où les Chambres de Recours ont également rappelé que le fait que Miley Cyrus soit connue n’avait aucun impact dans la comparaison des signes), d’aucuns pourraient se demander si cette décision épouse la réalité du marché et si le public français, qui était le public pertinent en l’espèce, pouvait réellement confondre les marques en cause, à savoir d’un côté OMAR SY, immédiatement identifiable comme étant l’acteur césarisé, et de l’autre côté OMARSYS dont la protection se voit donc refusée pour des produits et services, dont on ne peut soupçonner qu’ils sont l’apanage du comédien. En ce sens, une analogie avec la jurisprudence bien connue de la CJUE PICASSO/PICARO aurait pu éventuellement être faite et servir ainsi de base à la Division d’Opposition pour conclure à l’absence de risque de confusion.